2013-2020金杜知识产权经典案例集.pdf

金杜知识产权 经典案例集 2013-2020 金杜律师事务所 金杜法律研究院 联合出版 出版声明： 本出版物不代表金杜律师事务所对有关问题的法律意见。任 何仅仅依照本出版物的全部或部分内容而做出的作为和不作 为决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如您需要法律 意见或其他专家意见，应该向具有相关资格的专业人士寻求 专业的法律帮助。 版权声明： null 金杜律师事务所2020年版权所有 金杜律师事务所保留对本书的所有权利。未经金杜律师事务 所书面许可，任何人不得以任何形式或通过任何方式（手 写、电子或机械的方式，包括通过复印、录音、录音笔或信 息收集系统）复制本书任何受版权保护的内容。 有关本书的咨询及意见和建议，请联系： 金杜知识产权 经典案例集 序言 德国法学家耶林在其名著为权利斗争中写到，为权利斗争是权利人对自己的义务。 从这个意义上说，任何一项法律权利的产生、实现和发展，其实都源于权利人、法律人为权利而投入的斗 争，诉讼又是主要的斗争路径。上世纪八十年代，我国通过专利、商标、著作权立法逐步建立知识产权制度以 来，知识产权立法、执法、司法的不断完善推动着我国知识产权法制建设，这其中不应被忽视的是，众多专业律 师在知识产权诉讼中为维护权利人合法权益而贡献的才智与汗水。正是在一个个知识产权诉讼中，抽象、静止的 法律规则在鲜活的社会生活中获得生命，并得以不断丰富、完善。 奉献给各位读者的这本案例集，是金杜律师事务所知识产权诉讼律师近些年办结案件中精选出的代表性案 例，涵盖专利、商标、著作权、反不正当竞争各领域，也涵盖这些领域中很多重要的法律问题与律师代理实务问 题。知识产权诉讼是专业度、复杂度和博弈强度都很高的诉讼领域，代理律师需要对案件有很强的掌控力，才能 应对处理知识产权诉讼中各种疑难复杂的实体与程序问题。这种掌控力，源于专业知识积累，源于实践经验积 累，源于尽责敬业，也源于律师的创新意识和创新能力。仔细研读这本案例集中的每一篇案例，您会看到金杜知 识产权诉讼律师们在以下方面的匠心妙思和积极贡献。 1、整体性的诉讼策划。 诉讼如同战役，将什么诉讼作为主战场，将什么诉讼作为分战场，需要开辟几个战 场、各战场之间如何支援配合，都需要通盘考虑的谋篇布局。在金杜过往代理的案件中，“王老吉”与“加多 宝”案例是一个经典案例，配合商业竞争，作为进攻方的“王老吉”选择在“王老吉”商标、“全国销量领先的 红罐凉茶改名加多宝”等广告宣传语、“红罐”包装装潢等一系列商业标识和商业宣传上提起诉讼，以“王老 吉” 商标为主战场，以广告宣传语、包装装潢为分战场，彼此支援，最终取得全局性胜利。在代理其他专利、商 业秘密侵权诉讼中，诉讼律师们也常常充分分析检索诉讼双方的专利技术和己方的非专利技术，选择发起多个专 利诉讼、商业秘密诉讼以组织强大攻势或者进行强有力的反制，为当事人争得全局性优势。 本案例集中的“上海故事”案例，也体现了一种整体性全局思维，获得“上海故事”商标注册是委托人的核 心目标，在“上海故事”商标注册因为不具备显著性而受阻的情况下，代理人考虑到“上海故事”丝巾已成为畅 销产品的事实，另辟蹊径。通过一个不正当竞争诉讼的判决来确认“上海故事”成为知名商品名称的事实，由此 迂回证明“上海故事”标识已通过使用获得显著性，在此基础上回过头来帮助委托人获得“上海故事”商标注 册，可谓“曲线救国”策略的一个优秀范例。 2、扎实的证据挖掘与证据攻防。 每一个诉讼都有两大基本要素，事实认定与法律适用，事实认定又是法律适 用的基础前提。事实认定，即法官对于两告双方各自主张待证事实（或曰法律事实）的采信认定，这有赖于双方 律师通过证据之桥将客观事实与待证事实连接起来，法官基于对证据的采信而决定其所采信的待证事实。因此， 律师为证明己方待证事实的证据挖掘和针对对方证据的进攻反驳，在诉讼代理工作中尤为重要，在组织己方证据 时需要构建好的证据结构，需要尽量收集、提供最佳证据，在进攻对方证据时需要发现证据冲突、证据缺失乃至 于证据造假。 本案例集中的“江小白”商标争议案，核心的争议在于事实争议，究竟“江小白”商标系江小白公司自创商 标，还是如对方所称系江小白公司在与江津酒厂合作过程中抢注江津酒厂已经使用的“江小白”商标。一方面， 代理律师还原事实真相，挖掘产品概念创意、包装设计、广告图案、广告用语、市场推广策划方案等证据，结合 新闻宣传等外部证据，证明“江小白”品牌创意起源于江小白公司前身新蓝图公司法定代表人陶石泉先生，特征 金杜知识产权经典案例集 在于用拟人化的品牌形象结合创新的营销方式推销白酒，“江小白”商标脱胎于“我是江小白 生活很简单”的广告语和广告 图案，由新蓝图公司获得注册。另一方面，代理律师通过扎实细致的工作，找出江津酒厂提交“在先使用”证据中合同、订 货单、送货单、运输凭证、发票等证据之间的矛盾，特别是通过鉴定证明部分证据系造假，从而导致法官对江津酒厂所有证 据全部不予采信，结果在案件前期诉讼失利的情况下最终在最高法院再审中艰难实现大逆转，取得最终胜利。 本案例集中的北平无战事剧本署名案和其他很多案件，也都是代理律师扎实证据挖掘和证据攻防的好范例。 3、穷尽法律权利的极限保护。 博弈策略上，有一种策略叫“极限施压”，即最大程度地给予对手压力，以试探对手底限 并最大程度地获取己方利益。在知识产权诉讼中，诉讼律师可以将“极限施压”策略转化为“极限保护”策略，即在法律框 架下用尽法律规则所赋予各项的权利，在各项权利的最大边界范围内实现知识产权的充分保护。比如，本案例集中的每一个 涉及认定驰名商标的案件都是这种“极限保护”策略的运用。 在我看来，驰名商标保护是一种法律技术，和“揭开公司面纱”（法人人格否认）一样，是在惯常法律手段难以解决特 定问题情形下的特殊法律技术。驰名商标所要解决的问题是，由于商标专用权的禁用权限于在相同、类似商品或服务上使用 相同、近似注册商标标识，那些超出此范围使用他人商标标识并且可能导致商标混淆、淡化的情形就得不到及时充分的纠 正。基于解决这个问题的需要，法律上创设“驰名商标”技术，在有需要解决这类问题时根据案件具体情况认定驰名商标而 扩大商标专用权的边界。 本案例集中，“路虎”商标侵权案中，代理人请求认定驰名商标是由于商标仿冒行为发生在不相同、不类似商品或服务 上而需要进行跨类保护；“约翰迪尔”商标侵权案中，仿冒行为虽然发生在同类商品上但不是使用相同、近似标识，通过商 标专用权不能制止侵权行为，代理人利用商标法上针对驰名商标所禁止的复制、摹仿、翻译行为规定，通过请求认定驰名商 标来制止同类商品上的摹仿、翻译商标行为；“阿里巴巴”商标侵权案，则是因为商标专用权不能限制企业名称对商标的仿 冒，代理人利用驰名商标保护制度中对于企业名称仿冒驰名商标的禁止规定，阻止在企业名称登记中仿冒驰名商标的行为。 所有这些案件有一个共同特点，即如果不制止被诉行为将导致权利人利益受损，而商标专用权无法给予权利人保护，代理律 师在“极限保护”思维引导下援用驰名商标保护这项技术实现了对权利人商标权利的充分保护。 4、多维度的组合保护。 知识产权保护有一个鲜明的特点在于知识产权的多维保护，至少体现于三个方面：其一，在同 一载体上可能存在多重权利，比如在一个商标图案上可能集合了商标权利与著作权，在一个产品外观上可能集合了外观设计 专利权、美术作品著作权、立体商标商标权，或者成为反不正当竞争法所保护“一定知名度的商品包装装潢”。因此，针对 同一侵权行为可以在专利、商标、著作权、反不正当竞争多个维度选择单一维权路径或者组合维权路径；其二，对于专利、 商标、著作权侵权行为和不正当竞争行为，均可以从行政执法、民事诉讼两个维度实施维权，对于商标、著作权还可以选择 刑事途径进行维权；其三，在专利、商标侵权纠纷的民事诉讼中，可以结合专利权、商标权的行政授权问题，通过无效专利 权、商标权的行政程序与行政诉讼程序，与民事诉讼组合起来实现诉讼目的。 5、紧扣规则精髓的精准发力。 相比其他领域的法律规则，知识产权规则由于其规范对象的复杂性而更为复杂，知识产权 诉讼律师需要在复杂的规则中参透各项规则的精髓，由此才能在案件代理中找准方向和着力点，精准施力。 多数涉及认定驰名商标的案件中，律师将重点放在证明商标驰名度上，而如上文所述，驰名商标保护是一种特殊情形下 的法律技术，证明启动驰名商标保护的必要性恰恰才是驰名商标制度的精髓所在。正是基于此，武侠Q传游戏案件中， 代理律师就小说改编成游戏过程中的改编行为认定问题，准确地梳理出原作小说和改编游戏在表达要素上的共同处，特别是 这些共同表达要素在原作作品和改编作品中的重要性，由此充分证明了改编行为的成立，二审法院也基于此改正一审判决， 认定改编行为成立。在佛山市高力威机械有限公司诉东莞市亚龙玻璃机械有限公司等专利侵权纠纷一案中，代理律师正是抓 住了专利法“公开换保护”的精髓，基于实用新型、外观设计专利在授权前不像发明专利一样有公告程序，而论证申请日后 授权公告日前的临时保护制度仅适用于发明专利而不适用于实用新型和外观设计专利，由此充分论证了被诉行为的合法性。 6、推动规则创新的积极贡献。 诉讼的最高境界，无疑是通过案件审理推动裁判规则的创新与建设。知识产权领域，新技 术、新商业模式带来的新问题、新情况特别多，法律规则发展变化也特别快，这为知识产权诉讼律师通过代理意见促成法官 创新裁判规则提供了巨大空间，这本案例集中也不乏这样的好案例。 PREFACE序言 比如，在“克里斯提鲁布托诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标驳回复审行政诉讼案”即“红底鞋”案 件中，在鞋的底部使用红色作为一种商标标识的使用方式，实际是一种“位置商标”的使用（位置商标，即在商品固 定位置使用不具有显著性的特定颜色或图案，由于长期使用而获得显著性的商标），但在我国商标法实践中位置商标 长期未获得认可。该案中，代理律师关于在固定位置使用单一颜色也可以获得显著性的法律意见最终获得二审法院采 纳，由此在司法实践中实际确认了“位置商标”的可授权性。再如，在“美国埃斯科公司诉宁波市路坤国际贸易有限 公司专利侵权纠纷案”中，代理人关于权利要求中翻译错误在一定情形下可予修正的法律意见，在“皇家菲利普公司 诉超人集团有限公司专利侵权案”中，代理人关于在权利要求解释中可以引入虽未写进权利要求但属于技术方案隐含 限制条件的法律意见，都是在具体案件中对专利规则一定程度的创新性适用，都得到法院最终确认，推动了专利案件 裁判规则的创新和完善。 是为序，谨以此序为各位读者简单介绍本案例集所收录案例的一些闪光之处，还请诸君给予批评建议。 丁文联 2020年6月 金杜知识产权经典案例集 紧急情形下的诉前禁令浙江唐德影视股份有限公司诉上海灿星文化 传播有限公司等中国好声音节目商标侵权及不正当竞争纠纷案 全国首例要求企业更名的“诉中禁令”阿里巴巴集团控股有限公司 诉广东天猫投资集团有限公司等“天猫”商标侵权纠纷案 驰名商标与注册商标的权利冲突美赞臣有限公司诉广州诗妍贸易有 限公司等“美贊臣”商标侵权案 “上海故事”背后的法庭故事 商标注册生效前能否获得知名商品 特有名称保护 商标法列举要素不限制商标可注册类型克里斯提鲁布托诉国家工 商行政管理总局商标评审委员会商标驳回复审行政诉讼案 按需认定原则下的“同类认驰”迪尔公司等诉约翰迪尔（北京）农 业机械有限公司等商标侵权及不正当竞争纠纷案 类别相差较远情形下的“跨类认驰”捷豹路虎有限公司诉广州市奋 力食品有限公司“路虎”系列商标侵权纠纷案 2001年商标法第十五条的正确适用：再审申请人重庆江小白酒业 有限公司与再审被申请人重庆市江津酒厂（集团）有限公司、国家知识 产权局“江小白”商标无效宣告行政诉讼案 01 04 07 11 15 19 24 28 34 38 41 46 50 专利 商标 权利要求中翻译错误的修正美国埃斯科公司诉宁波市路坤国际贸易 有限公司专利侵权纠纷案 权利要求解释时隐含条件的引入皇家菲利普公司诉超人集团有限公 司专利侵权案 医药领域标准必要专利保护北京四环制药有限公司诉齐鲁制药有限 公司专利侵权纠纷案 专利临时保护适用问题研究佛山市高力威机械有限公司诉东莞市亚 龙玻璃机械有限公司等专利侵权纠纷案 最高人民法院知识产权法庭首例确认不侵权案 VMI荷兰公司等诉萨 驰华辰机械（苏州）有限公司确认不侵权纠纷案 目录 CONTENTS 58 62 66 72 75 著作权 商业秘密 电视剧编剧的署名条件胡强、刘桉诉刘和平等北平无战事署名 权纠纷案 商标注册文件不构成著作权权利证明好来化工股份有限公司诉广州 黑人日用品有限公司等侵犯著作权纠纷案 小说到游戏的改编认定明河社出版有限公司等诉北京火谷网络科技 有限公司等武侠Q传游戏侵犯金庸小说著作权纠纷案 商业秘密侵权的及时救济与惩罚性赔偿浙江新和成股份有限公司诉 福建省榕药药业股份有限公司等侵犯商业秘密纠纷案 计算机软件商业秘密侵权的认定从兴技术有限公司诉亚信科技（中 国）有限公司等侵犯商业秘密纠纷案 TRADEMARK 何薇 丁文联 何薇 合伙人 丁文联 高级顾问 紧急情形下的诉前禁令 浙江唐德影视股份有限公司诉上海灿星文化 传播有限公司等中国好声音节目 商标侵权及不正当竞争纠纷案 2016年，申请人浙江唐德影视股份有限公司（“唐德公司”）对被申请人上海灿星文化传播有 限公司（“灿星公司”）和世纪丽亮（北京）国际文化传媒有限公司（“世纪丽亮公司”）提起的诉 前停止侵害商标权及不正当竞争行为一案，因为涉及知名选秀节目中国好声音而引起广泛关注， 金杜律师事务所接受申请人委托，代理申请人取得胜诉。2016年10月，本案被中华商标协会评选为 “20152016优秀商标代理案例”；2017年4月20日，本案被北京高院评选为北京市法院2016年知识 产权司法保护十大典型案例。 一、基本案情 “the Voice of”节目是荷兰Talpa公司独创开发的以歌唱比赛为内容的真人选秀节目。在Talpa 公司的授权下，第1-4季“中国好声音”由灿星公司于2012年至2015年期间制作播出。据Talpa公司的 授权，自2016年1月28日起至2020年1月28日，唐德公司取得独占且唯一的授权在中国大陆使用、分 销、市场推广、投放广告、宣传及以其他形式的开发“中国好声音”节目的相关知识产权。 2016年6月，唐德公司向北京知识产权法院提出诉前保全申请，北京知识产权法院依法组成合议庭 举行听证会。唐德公司称，“the Voice of”节目在全球享有极高知名度，灿星公司在没有授权的情 况下，擅自宣传、推广和制作第5季“中国好声音”（后更名为“2016 中国好声音”）节目，世纪丽 亮公司协助灿星公司组织和主办全国校园海选。诉讼前，“2016 中国好声音”正在全国海选阶段，计 划于2016年6月开始录制节目，并定于2016年7月播出。一旦涉案被控侵权节目录制完成并播出，将会 造成难以弥补的损害后果，请求法院裁定被申请人灿星公司、世纪丽亮公司停止对原告注册商标的使 用，停止对“The Voice of China”、“中国好声音”节目名称以及相关节目标识的使用。 金杜知识产权经典案例集 1 二、案件裁判 唐德公司认为，其在本案中享有如下权利基础： （1）对第G1098388号“ ”和第G1089326号 “ ”注册商标享有独占使用权； （2）对节目标识一（由中文“中国好声音”、英文 “The Voice of China”以及V形手握话筒图形组合而成）和 节目标识二（由中文“中国好声音”和英文“The Voice of China”组合而成）享有独占使用权，前述标识在第9类、 第38类和第41类上构成未注册驰名商标； （3）对在歌唱比赛真人选秀娱乐节目制作及播出服务 中使用的“中国好声音”、“The Voice of China”节目名 称享有独占使用权，前述节目名称构成知名服务特有名称。 唐德公司认为，灿星公司、世纪丽亮公司在擅自宣传、推 广、制作“2016中国好声音”节目过程中使用上述注册商 标的行为构成侵犯注册商标权行为，使用未注册驰名商标、 节目名称的行为构成不正当竞争行为，基于停止侵权的急迫 性，需要法院紧急做出行为保全裁定，及时停止灿星公司、 世纪丽亮公司的涉案行为。 灿星公司辩称，“中国好声音”是浙江卫视向国家新闻 出版广电总局报批节目时确定并最终获准制作播出的综艺节 目。并且，“2016 中国好声音”节目亦是由浙江卫视向广 电总局报备并获准使用并制播的节目，因此“中国好声音” 节目名称应归属于浙江卫视，灿星公司涉案行为不侵犯唐德 公司知识产权，也不构成不正当竞争。世纪丽亮公司同意灿 星公司答辩意见。 北京知识产权法院审理认为，审查是否应当责令被申请 人停止相关行为，主要考虑以下因素：申请人是否是权利人 或利害关系人；申请人在本案中是否有胜诉可能性；是否具 有紧迫性，以及不立即采取措施是否可能使申请人的合法权 益受到难以弥补的损害；损害平衡性，即不责令被申请人停 止相关行为对申请人造成的损害是否大于责令被申请人停止 相关行为对被申请人造成的损害；责令被申请人停止相关行 为是否损害社会公共利益；申请人是否提供了相应的担保。 针对上述六个方面，北京知识产权法院认为：第一， 申请人唐德公司作为Talpa公司涉案相关知识产权的独占许 可使用合同的被许可人，属于民事诉讼法第一百零一条第 一款规定的利害关系人，有权提出包括本案申请在内的保 全申请； 第二，经初步判断，被申请人未经许可使用 “ ”和“ ”标识的行为，构成对第G1098388 号、第G1089326号注册商标专有权的侵犯，同时由于“中 国好声音”、“The Voice of China”节目名称经长期使用获得很高知 名度而构成反不正当竞争法所保护知名服务的特有名称，被申请人 未经许可使用“中国好声音”、“The Voice of China”节目名称的行 为构成不正当竞争，至于申请人主张相关节目标识是否构成未注册驰名 商标则需要进行进一步的判断；第三，如不及时制止被申请人侵权行为 和不正当竞争行为，将导致侵权、不正当竞争影响进一步扩大，申请人 制止侵权难度和成本提高，同时造成申请人后续开发、制作节目困难， 因此制止被申请人侵权及不正当竞争行为具有现实紧迫性；第四，由于 制止被申请人侵权及不正当竞争行为对于被申请人所造成的损失不大、 可以预见，而不停止被申请人涉案行为将造成申请人难以弥补损失，后 者损失大于前者，故制止被申请人侵权及不正当竞争行为有现实必要 性；第五，停止被申请人侵权与不正当竞争行为不会造成对公共利益的 损害；第六，申请人提供了足够担保，完全可以弥补因错误的行为保全 措施而导致被申请人的损失。 基于上述六个方面的判断，根据中华人民共和国商标法第 六十五条，中华人民共和国民事诉讼法第一百零一条、第一百零八 条，最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据 适用法律问题的解释第一条第一款、第五条、第六条第一款、第十条 之规定，2016年6月20日21点20分，北京知识产权法院作出（2016） 京73行保1号裁定，裁定要求： （1）灿星公司立即停止在歌唱比赛选秀节目的宣传、推广、海 选、广告招商、节目制作过程中使用包含“中国好声音”、“The Voice of China”字样的节目名称及第G1098388号、第G1089326号注 册商标； （2）世纪丽亮公司立即停止在歌唱比赛选秀节目的宣传、推广、 海选、广告招商过程中使用包含“中国好声音”字样的节目名称。 商标 2 三、案件启示 本案是北京知识产权法院作出的首例诉前行为保全裁定， 本案纠纷也受到国内和国外媒体的广泛关注。被申请人的节目 于2016年6月录制（实际于6月19日晚间开始录制），并计划于 2016年7月播出。在极其紧急的情况下，北京知识产权法院果断 作出诉前行为保全裁定，及时阻止被申请人使用“中国好声音” 节目名称制作和播出侵权节目，避免该侵权节目的播出和传播给 申请人造成难以弥补的损害。本案中，法院全面审查了申请人权 利基础、被申请人行为合法性、制止被申请人非法行为紧迫性、 制止与不制止被申请人行为的当事人利益衡量、制止与不制止被 申请人行为的公共利益衡量、申请人担保是否充分等六个方面的 考量因素，每一个方面的分析论证都非常深入、扎实，结论令人 信服，本案诉前禁令裁定在诉前禁令适用条件、作出诉前禁令时 机上的把握堪称此类案件的典范。 民事诉讼法第一百零一条规定：“ 利害关系人因情况紧 急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的， 可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人 住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请 人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请”，从此条规定 看，诉前行为保全的提起条件，是“情况紧急，不立即申请保全 将会使其合法权益受到难以弥补的损失”，换言之，裁定采取行 为保全措施的核心条件也在于情况如此紧急以致于不立即采取保 全措施将导致申请人合法权益受到无法弥补的损害。 与诉讼结束时法院判决停止侵权和诉讼进行中裁定停止侵权 不同，诉前行为保全，或称诉前禁令，其最大特点在于时间上的 紧迫性。结合本案中北京知识产权法院裁定中的司法意见，我们 认为，由于法院是在审判程序还未开始的情形下决定是否发布诉 前禁令，未经过一个充分举证、质证、认证、辩论和法院充分审 查、论证、判断的过程，所以在论证发布禁令的必要性、紧迫性 上必须满足以下几方面的“显而易见”： 1、显而易见的危害性。发布诉前禁令需要在法院紧急情况 下作出决定，因此法院需要看到被申请停止行为显而易见的危害 性，而不是需要经过漫长审判程序才能判断出来的危害性。这一 方面，需要证明被诉行为显而易见的违法性，一方面需要证明被 诉行为对申请人显而易见的不可弥补的损害。以本案为例，在案 证据能证明，申请人具有涉案注册商标的独占许可权，“中国好 声音”、“The Voice of China”作为知名电视节目的名称显而 易见地构成反不正当竞争法所保护的知名服务特有名称，虽 然相关节目标识是否构成未注册驰名商标尚不能做出判断，但基 于申请人注册商标独占许可权、节目名称的独占使用权，已经满 足申请人申请诉前禁令和法院发布诉前禁令在权利基础上的“显 而易见”要求。在此基础上，代理律师也证明了被申请人使用涉 案注册商标标识、节目名称显而易见的违法性。至于被申请人违 法行为对申请人利益的危害，由于被申请人正在制作的电视节目 与申请人将要制作的电视节目在节目内容与模式上高度相似，而 被申请人使用申请人具有权益的注册商标和节目名称，被申请人 涉案非法行为对申请人利益的损害也显而易见。 2、显而易见的紧迫性。诉前禁令最大特点在于时间紧迫 性，因此，不停止被诉行为将对申请人造成不可弥补的损害，是 每一个诉前禁令案件的审查重点。这种不可弥补的损害，也应当 是显而易见的，需要代理律师在案件中挖掘、论证和呈现。本案 中，在代理律师举证证明下，法院依据在案证据认定，首先，本 案涉及歌唱比赛选秀节目的制作和播出，浙江唐德公司提交的 材料显示涉案“2016 中国好声音”节目将于2016年6月录制、 7月播出，时间紧迫，而可以预计的是，该节目一旦录制完成并 播出，将会产生较大范围的传播和扩散，诸多环节都有可能构成 对浙江唐德公司经授权所获权利的独占许可使用权的侵犯，可 能会显著增加浙江唐德公司的维权成本和维权难度，甚至难以在 授权期限内正常行使权利。其次，在相关公众对名称为“中国 好声音”和“The Voice of China”的歌唱比赛选秀节目的模式 及特色已有极高认知度的情况下，又出现名称为“2016 中国好 声音”的歌唱比赛选秀节目，很可能会造成相关公众的混淆误 认，也可能会严重割裂名称为“中国好声音”和“The Voice of China”的歌唱比赛选秀节目与其节目模式及特色等元素的对应 联系，从而存在导致浙江唐德公司后续依约开发制作的该类型节 目失去竞争优势的可能性。由此，法院采纳了代理律师意见，认 为如不责令上海灿星公司和世纪丽亮公司立即停止涉案行为，将 可能对浙江唐德公司的权益造成难以弥补的损害。 3、显而易见的不可替代性。这是指，相较于裁定停止被申 请人相关涉案行为，没有其他替代措施可以解决被申请人涉案行 为对申请人权益的损害问题，或者没有其他替代措施可以对于保 护申请人合法权益取得更好的效果。这意味着，如果不停止被申 请人涉案行为，申请人靠自身的努力无法避免、消除或减小被申 请人行为对其利益的损害，或者申请人自力救济的成本非常高乃 至于对全社会而言也是一种无谓损失，或者申请人的损失靠日后 经济补偿也不能解决问题。我们认为，在法院裁判角度，这其实 是一种从社会整体效率上的权衡，即，一方面如果权利人自力救 济导致的社会整体效率损失明显大于权利人自力救济给社会带来 的效率提升，另一方面如果停止被申请人涉案行为对于申请人的 收益明显大于停止被申请人涉案行为对于被申请人的损失，那么 就可以做出诉前禁令裁定。本案中，法院正是在上述两个方面衡 量中得出明确的肯定结论，而后做出诉前禁令的裁定。 金杜知识产权经典案例集 3 全国首例要求企业更名的“诉中禁令” 阿里巴巴集团控股有限公司诉广东天猫投资集团 有限公司等“天猫”商标侵权纠纷案 瞿淼 瞿淼 合伙人 一、基本案情 被告周少文通过2015年1月26日注册成立的被 告广东天猫投资集团有限公司，在2016年至2017 年期间，成立了广州天猫化妆品有限公司、广州天 猫投资有限公司、广州天猫房地产开发有限公司、 广州天猫知识产权事务所有限公司、广州天猫珠宝 有限公司、广州天猫生物科技有限公司、广州天猫 品牌管理有限公司、广州天猫药业科技有限公司、 广州天猫供应链管理有限公司、广州天猫电器有限 公司、广州天猫餐饮管理有限公司、广州天猫农业 科技有限公司、广州天猫通讯技术有限公司、广州 天猫食品有限公司、广州天猫工商财税代理有限公 司、广州天猫环保科技有限公司。 广东天猫投资集团有限公司在官方网站上使 用“广东天猫投资集团”和“ ”标识，同时使 用如下文字介绍：广东天猫投资集团于2016.11.11 （天猫双11）成立，目前由深圳阿里商业控股有 限公司合作控股，设立于广州市 周少文曾于2012年3月25日注册“gz-tmall. com”域名，2013年10月7日，亚洲域名争议解 决中心作出HK-1300535号裁决，将“gz-tmall. com”域名的注册转让予阿里巴巴集团控股有限 公司。 2016年10月26日、10月27日，广州天猫房 地产开发有限公司、广州天猫珠宝有限公司、 广州天猫生物科技有限公司在相应类别上分别 申请了第21699053号“ ”、第21698835号 “ ”、第21713113号“ ”、第21713205 号“ ”商标注册。周少文及其通过广州天猫 投资有限公司设立的广州美妆企业管理有限公司 在2015年-2016年期间注册了、 vip-、 vip-、vip- 等域名，并在壹号商标网上转让上述部 分域名及第14966762号“ ”、第8952706号 “ ”商标。 商标 4 广州天猫餐饮管理有限公司在潮汕火锅店店铺招牌中突出使用了“广东天猫投资成员品牌”等字样。 2017年11月，原告阿里巴巴集团控股有限公司和浙江天猫技术有限公司向杭州市中级人民法院提起诉讼，诉 请被告周少文、被告广东天猫投资集团有限公司及其设立广州天猫化妆品有限公司等16家在企业名称中含有“天 猫”字样的公司，停止在经营场所、商业活动中侵犯第10418909号“天猫”注册商标专用权的行为，停止在网站 虚假宣传行为，刊登声明消除影响并承担赔偿责任。原告在起诉当日，向法院提起“诉中禁令”申请，请求法院 作出行为保全裁定，裁令被告周少文、被告广东天猫投资集团有限公司及其设立广州天猫化妆品有限公司等16家 在企业名称中含有“天猫”字样的公司立即停止在一切商业活动中使用与原告注册商标标识相同或近似的标识， 停止使用“天猫”或类似字样作为企业名称、企业字号，变更相关含有“天猫”字样的企业名称。 二、案件裁判 针对原告的“诉中禁令”申请，浙江省杭州市中级人民法院于2017年12月19日作出（2017）浙01民初1681 号之一民事裁定书，裁定认为： 1. 阿里巴巴集团系涉案“天猫”系列商标的注册人，浙江天猫公司系被许可人。被诉侵权标识与该“天猫” 商标相同或高度近似，容易使相关公众联想到阿里巴巴集团的“天猫”商标，减弱其商标的显著性，构成商标侵 权的可能性较高。 2. 广东天猫公司在明知涉案“天猫”商标和字号的情况下，仍然注册了一系列以“天猫”为字号的公司并在 商业活动中使用，主观上存在攀附涉案“天猫”商标和字号声誉的意图，构成不正当竞争的可能性极高。 3. 根据广东天猫公司网站上的宣传及陈述，其正在规划进行全产业、生态多元化的经营发展，如其继续上述 行为，对涉案权利商标所承载的商誉可能会造成难以弥补的损害。且本案一旦认定侵权成立，存在广东天猫公司 没有足够经济能力进行赔偿的可能性。 4. 目前广东天猫公司为公司运营所投入的成本限于办公支出、申请相关知识产权的费用等，且其成立时间仅 有1-2年，并没有实际经营，采取行为保全措施并不影响其正常的经营活动，对其造成的影响有限。 5. 一般情况下，禁令的作出以在商业活动中停止使用相关企业名称即可。但本案中，广东天猫公司具有明显 的主观恶意，且知识产权侵权行为具有一定的隐蔽性，若允许其在商业活动中继续使用被诉企业名称，将难以准 确、及时地被发现，故有必要责令其立即变更企业名称。 据此，杭州中院裁定：17家广东天猫公司立即停止在商 业活动中使用带有“天猫”字样的企业名称，并于裁定生效之日起十五日内向工商行政管理部门申请变更企业名 称，变更后的企业名称不得包含“天猫”字样等。 收到该裁定后，13家公司变更了其企业名称。因另4家未办理变更登记，杭州中院向原企业登记机关广州市工 商局、广州市白云区工商局发出协助执行通知书，广州市工商局、广州市白云区工商局已以统一社会信用代码代 替其企业名称。 针对原告的全案诉请，杭州市中级人民法院于2018年11月13日作出一审判决，部分支持了原告关于被告停止 侵犯第10418909号“天猫”注册商标专用权的行为、停止在网站虚假宣传行为、刊登声明消除影响并承担赔偿责 任的诉请，被告17家广东天猫公司及周少文不服向浙江省高级人民法院提起上诉。经审理，浙江省高级人民法院 判决，驳回上诉，维持原判。 三、案件启示 （一）通过驰名商标保护制度来制止仿冒知名商标的企业名称登记 商业实践中，仿冒商业标识的手法层出不穷、变化多端，从仿冒商标到仿冒企业名称、企业译名、企业字 金杜知识产权经典案例集 5 号、企业简称、网站域名、包装装潢凡是能起到区别商 品服务来源的商业标识，都可能被仿冒。而且，不仅仅是 同类商业标识之间仿冒，不同种类商业标识的仿冒也越来 越多，实践中既有使用他人商标注册企业名称、网站域名 的情形，也有使用他人企业字号、企业简称注册商标。这 些推陈出新的仿冒行为，在司法实践中最终被法院一一禁 止，继而被司法解释或者立法所禁止。其中，将他人具有 很高知名度的商标注册为企业名称的行为一直是一个比较 难以处理的问题。因为，依据商标法规则，企业名称中含 有他人商标的，只有在商品上或商业活动中使用企业名称 时突出使用他人注册商标的才会被认定侵犯商标专用权， 如果没有突出使用不构成侵权，如果仅仅注册企业名称而 没有商品上或商业活动中的实际使用则更无法依据“突出 使用”来制止这种企业名称登记行为。解决这个问题，需 要用到驰名商标保护这项法律制度与法律技术。商标权人 依据商标专用权仅能禁止他人在相同、类似商品或服务上 使用相同、近似商标标识，超出这个范围的行为则难以通 过一般商标专用权制止。而驰名商标保护制度，基于比例 原则，因为商标驰名而给予较一般知名度商标更高的保 护，亦即可以超出一般商标专用权的范围，制止在不同类 商品或服务上的仿冒驰名商标标识行为，还可以禁止在企 业名称、企业字号上的仿冒驰名商标标识行为。 商标法第五十八条规定：“将他人注册商标、未注 册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成 不正当竞争行为的，依照中华人民共和国反不正当竞争 法处理”。本案中，被告明知原告天猫驰名商标知名度及 显著性的情况下，仍不加避让地注册了多达十七家与原告注 册商标相同的企业名称，从其工商登记行为本身以及其经营 行为等情节均可反映其“傍名牌”的主观恶意。被告的批量 注册行为极易且已实际引起相关公众的混淆及误认，客观上 造成了原告商标的商誉和商业价值降低的损害后果。金杜律 师事务所接受本案原告委托，代理律师在代理意见中指出， 被告将原告驰名商标天猫作为企业字号登记，已构成商标 法第五十八条规定的“作为企业名称中的字号使用”的不 正当竞争行为，获得法院认可。 （二）突破性地在诉中取得行为保全的禁令 本案系全国首例针对企业名称变更的“诉中禁令”案 件，考虑到被告可能继续实施侵权行为，而相关投资者、消 费者也会因企业字号误认其与阿里巴巴集团存在关联，为了 避免相关公众受此误导、欺骗，避免原告的商业损失进一步 扩大，因此金杜代理阿里巴巴集团向杭州中院申请了诉中禁 令。2017年12月19日，杭州中院就申请进行了听证，代理 人就被告的行为构成商标侵权、不正当竞争的可能性较高， 继续使用可能会误导公众，停止侵权行为具有紧迫性和必要 性等方面向法庭进行了充分的说明，最终法院支持了原告方 的申请，发出了“诉中禁令”，要求上述17家广东天猫公司 立即停止在经营场所、网站使用带有“天猫”字样的标识， 立即停止在商业活动中使用带有“天猫”字样的企业名称， 并于15日内向工商部门申请变更企业名称，变更后的企业名 称也不得包含“天猫”字样。 毋庸置疑，由于诉讼存在一审、二审和再审程序，案件 常常延宕数年，通过诉中禁令可以快速制止侵权或不正当竞 争行为，对于本案中变更被告企业名称、及时排除未来可能 产生的混淆风险而言，这一点尤为必要。可以试想，如果没 有本案的诉中禁令，经过漫长的诉讼，被告17家以“天猫” 注册名称的企业在市场已经产生严重的混淆影响，到时候再 清除这些影响会产生多少更大的困难和不必要的社会成本。 接下来，另外一个难题是，实践中侵权企业被判变更企 业名称后往往很难实际执行。对此，2017年11月4日新修订 的反不正当竞争法第十八条规定：“经营者登记的企业 名称违反本法第六条规定的，应当及时办理名称变更登记； 名称变更前，由原企业登记机关以统一社会信用代码代替其 名称”。本案中，在代理律师建议下，法院尝试运用新修订 反不正当竞争法第十八条，即通过以统一社会信用代码 代替侵权企业名称进行公示。在向法院申请强制执行时，代 理律师联系工商部门展开协助，最终成功并迅速地公示了侵 权人统一社会信用代码信息，解决了因侵权人不配合更名导 致生效判决或裁定难以执行的困境。 因此，本案在如何利用驰名商标保护制度制止仿冒驰名 商标的企业名称登记行为、如何利用诉前或诉中禁令及时制 止前述行为、如何强制执行变更企业名称裁决等方面都有积 极的参考意义。 商标 6 驰名商标与注册商标的权利冲突 美赞臣有限公司诉广州诗妍贸易 有限公司等“美贊臣”商标侵权案 1 刘军 郑泓 苏梦云 刘军 合伙人 郑泓 顾问 苏梦云 律师 1. 金杜律师事务所代理美赞臣有限公司一方参加诉讼。 注册商标专用权的保护边界与商标知名度密切相关。一般认为，商标知名度越高，该商标的权利范围越 广。正是如此，我国法律才对驰名商标进行跨类保护。驰名商标侵权纠纷案件中，被告使用的商标是否核准 注册不必然影响被诉行为是否侵权的定性。若使用的注册商标存在复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，仍有 可能构成侵权。美赞臣诉诗妍、科玛案是中国法院首次在婴儿乳品行业的商标侵权案件中认定知名乳品品牌 的注册商标为驰名商标，金杜知识产权团队代理美赞臣有限公司成功获得本案一审、二审的胜诉判决，对于 该行业的国内外知名乳品